商标被提撤销时应该如何应对？
总第114期 黎琳 北京市集佳 律师事务所律师发表，[专利]文章
近期有很多商标注册人收到商标局下发的《关于提供注册商标使用证据的通知》时会非常困惑：'为什么我好好注册的商标被人提出撤销了？'商标注册人会有这一困惑，是因为在《商标法》中有一个法条-- 第四十九条专门作出如下规定：'注册商标…… 没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。'也就是说，商标获准注册以后，商标注册人并不是就可以高枕无忧，因商标只有通过使用才能产生价值，该法条的立法目的就是鼓励经营者将注册商标积极投入使用，避免社会资源的浪费。因此， 根据该法条的规定，社会公众可以以'没有正当理由连续三年不使用'为由向商标局申请撤销该注册商标，商标局在收到撤销申请后，向商标注册人发出提供使用证据的通知，只要商标注册人能够提供合格的使用证据，该注册商标就可以维持。
因此，商标注册人在收到《关于提供注册商标使用证据的通知》后，需要积极应对。既然是要提供合格的使用证据，那么什么样的使用证据是合格的？有的经营者会问：'我在报纸上发布过转让商标的广告，这种证据合格吗？'首先，我们需要明确一下什么叫'商标的使用'。事实上，《商标法》第四十八条规定了'本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上， 或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为'，在这里'将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上'称为直接使用，'将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中'称为间接使用，向商标局提交的商标使用证据，发明专利，既可以是直接使用的证据，也可以是间接使用的证据。因此，从上述分析可以看出，仅仅是'在报纸上发布过转让商标的广告'并不是合格的商标使用形式。
在实践中，商标注册人提交了商标使用证据， 但依然出现被商标局认定为不合格的情况，例如有的商标注册人仅仅提供了没有任何日期的产品照片、门店照片或宣传单页；或者是仅仅提供了采购原料的合同，却没有任何对外公开销售的资料； 或者全部证据都没有体现出商标。这些资料都不能算是合格的 商标使用证据。在准备证据的过程中，发明专利申请流程，商标注册人可以考虑从以下三个方面准备。
（1）商标的直接使用证据。商品的外包装、容器、标签、标牌、产品说明书、介绍手册等；商品销售协议及与之相配套的收据、单据、商品进出口检疫证明、报关单等；门店照片及门店租赁协议以及与之相配套的票等。
（2）商标的间接使用证据。商标使用在广播、电视、出版行政管理部 门批准公开发行的出版物等媒体上的广告宣传页面；商标使用在有关的广告牌、邮寄广告或者其他广告方式中的证据；商标在各级有关管理部门批准举办的展览会、博览会上的使用证据，包括在展览会、博览会上提供的使用商标的印刷品及其他资料、展会照片及参展合同等。
（3）如果商标注册人自身并没有使用，而是许可给其他主体使用的，则由商标的实际使用人来提供上述证据，随附商标注册人签发给实际使用人的商标许可使用合同或商标使用授权书。
笔者近期承办的'霸力克及图'商标提供使用证据一案就是一起典型的通过补强证据形成完整证据链最终获得商评委支持、维持注册的成功案例。重庆霸力克机电有限公司在刀片等切削工具上注册的'霸力克及图'商标，被商标局要求提供使用证据，霸力克公司在前期仅提供了没有任何日期的商品照片和公司客户列表，这些证据没有获得商标局的认可。随后在复审阶段，霸力克公司在律师的指导下对证据材料进行了补强：商品销售合同及对应和载有商标标识的商品包装及实物照片；参加展览的参展合同、展台设计合同和展台照片；霸力克公司许可给下属大连子公司使用该商标的授权书，随附大连子公司的商品销售合同和载有商标标识的商品包装及实物照片，以及大连子公司的参展合同及、展台设计合同及对应和展台照片。上述证据形成完整的证据链条，可以证明霸力克公司及其下属大连子公司在商品上对'霸力克及图'商标进行了真实、有效、合法、公开的使用，从而赢得案件的胜诉。
此外，考虑到的确存在一些特殊情况导致商标无法使用，法律赋予商标注册人有权主张一些'商标不使用'的正当理由，包括（但不限于）不可抗力、国家政策限制、破产清算等。如商标注册人的确因上述特殊情况导致无法使用商标，可以将正当理由的证据提交给商标局。
浅谈发明申请中“提前公开”的相关问题
总第121期 韩建伟 北京康信知识产权代理有限责任公司 张帆 北京康信知识产权代理有限责任公司发表，[专利]文章
在专利代理人的日常工作中，在客户确认专利代理人撰写的专利申请文件没有问题后，专利代理人与客户核对申请信息时，针对发明申请，发明专利提前公布的好处，通常需要和客户确认是否提前公开。
那么，客户就会产生为什么要提出提前公开、提前公开的优缺点及针对客户的发明申请是否需要提前公开的疑问；对于专利代理人来说，客户提出的疑问其实就是专利代理人提供专业建议的地方，这考验专利代理人的业务能力，也考验其专业知识水平。
发明申请为什么要提前公开
在解释为什么有些发明申请需要提出提前公开之前，需要清楚我国法律的相关规定。根据我国专利法第三十四条的规定，专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合要求的，自申请日起满18个月，即行公布。专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。根据我国专利法第三十五条的规定，发明专利申请自申请日起3年内，专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。
由上述可知，专利行政部门（即国知局）在收到发明专利申请后，经初步审查认为符合要求的，自申请日起满18个月，即行公布，进而国知局依据申请人（这里为客户指示确认的）提出的实质审查请求启动实质审查环节。也就是说，一件发明专利从提交申请到授权，中间需要经历初步审查、公开和实质审查3个阶段。所谓提前公开，是指发明专利自申请日起，有优先权的自优先权日起，个人申请发明专利，申请人可要求提前公开其专利申请，并应提交提前公开声明。对于要求提前公开的发明专利申请，该申请经初步审查合格后，即可进入公开程序，一般自申请日起6-10个月即可公布。
若申请人提出提前公开，且提出实质审查的请求，则申请人将在自申请日起6-10个月的时候收到进入实质审查的通知书，收到实质审查通知书后随之而来的将会收到来自审查员针对发明专利申请提出的审查意见通知书。
因此，该发明申请的审核流程将会比未提出提前公开的发明专利申请提前至少10个月进入实质审查。也就是说，提出提前公开的发明申请将会更早的获得授权，即延长了行使专利权的时间。
因此，申请人提出提前公开将会在整个专利申请审查流程中缩短一件专利的审查周期，同时延长行使专利权利的时间。
同样，对于客户来说，发明专利的授权除了保障了客户生产、销售的产品受到法律的保护外，客户将在资产评估等领域获得利益或收益。
是不是所有发明申请都适合提出提前公开呢？也不尽然，这与提前公开的优缺点有关。
提前公开的优缺点
在分析提前公开的优缺点之前，需要分析下为什么客户有时会指示不提前公开，有的却提出提前公开。
发明申请提出提前公开之后，授权之前，客户的同行将可以看到该发明申请是要解决什么问题，所采用的技术方案是什么，又能达到什么样的技术效果，那么如何跳出该发明申请的保护范围，又或者在该发明申请的基础上提出了新的技术方案，或如何获取该发明申请的核心技术，这些都是提前公开可能带来的风险，在决定是否对一件发明申请提出提前公开时，需要企业基于各方面进行考虑。
但是，专利本身是通过公开获取法律保护。是不是尽量不要提前公开呢？也不尽然。根据专利法第十三条的规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，即'临时保护'。临时保护只适用于公布后的发明专利申请，对于申请日至公布日期间的发明专利申请，没有规定临时保护。这是因为，在专利申请公布前，国知权局工作人员及有关人员对其内容负有保密责任，第三人无法获悉专利申请的内容而予以实施。在此期间，如果有第三人获知并实施专利申请中的发明创造，则该发明创造的来源虽然可能是所述第三人独立研究开发的，但更大的可能是申请人自己公布的。
所以有时候企业申请的发明专利是即将投放市场的成型产品，在申请了相应的发明专利后，企业即可放心地将该产品投放市场；或者企业在申请发明专利后，就可以通过广告或展览会对该发明专利进行广泛地宣传，进行详细地介绍。当第三人通过购买的产品或宣传资料获知所述发明专利后，将有可能实施该发明专利。那么，申请人如果要求提前公开，则可以尽早获得临时保护。
发明申请是否需要提前公开
这里对于一件发明申请是否提出提前公开的考虑大致可分为两类：
其一，对于成熟的技术产品，申请提前公开的好处在于：
一，可以尽早获得临时保护，尽早地保护企业的利益；
第二，可以尽早获得授权，使企业尽早地利用专利抢占市场；
第三，可以延长行使专利权的时间。
其二，对于尚处在开发阶段的技术产品，不申请提前公开的好处在于：
一，申请人在专利申请内容公开前可以随时撤回其申请，该申请仍然可以作为一项技术秘密由申请人拥有；
第二，可以避免过早地暴露企业的技术动态。果一个发明申请在提交时候，由于时间关系或者是技术还没有完全定型，那这个发明申请是不建议提前公开的；如果该发明申请提前公开以后，那么该案就成了现有技术，那日后所有的改进点就必须相对于这个技术方案都具有新颖性和创造性才行。
如果该发明申请没有被公开，那么该案只是在后申请的抵触申请，在后申请的发明申请仅需要相对于该发明申请具有新颖性就行。
因此，如果一个发明申请后续会有基于该发明申请的延续的专利申请的话，那么这个案件是不应该提前公开的；此外，如果提出PCT申请，也是不建议发明申请提出提前公开，因为进行PCT申请的时候会有一个修改的机会，如果PCT申请修改的范围比较大，而导致要求不到优先权的话，那么这个发明申请就成为了现有技术，会影响PCT申请时的新颖性和创造性。
此外关于是否提前公开还可以考虑两个因素：一是技术方案本身是否为易于实施的，是否需要借助一些本领域公知常识或者技术秘密才能实施；二是有些专利申请可能是具有防御性的，本身就是为了阻止竞争对手获得专利权。 综上，关于发明申请是否需要提前公开，哪些发明申请需要提前公开，专利代理人尽职尽责基于各个维度为客户提供有效专业的意见和分析这才是有价值的，这也是其职责所在。
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